Безопасность при выходе на зарубежный рынок: нужен ли международный товарный знак?

Автор статьи - Олеся Ермакова, патентный поверенный

Какие проблемы могут возникнуть, если знак не зарегистрирован за рубежом; как избежать проблем; способы регистрации международного знака; национальная регистрация; размещение заказов на производство за рубежом и товарный знак.

Статья будет полезна тем, кто производит товар и выходит на зарубежные рынки по разным поводам:

– реализует за рубежом товар;

– размещает за рубежом заказы на производство товара.

Если ваш товар пересекает границу с нанесенным на него отличительным знаком – вам нужен товарный знак, действующий как в стране вывоза, так и в стране ввоза. Это минимизирует ваши риски потери товара на таможне и последующих санкций из-за нарушения чужих прав на товарный знак.

Санкции за нарушение прав на товарный знак не сильно разнятся от страны к стране. Везде есть уголовная и административная ответственность. предусматривающая, в том числе, конфискацию товара. Гражданская ответственность включает в себя назначение компенсации, взыскание убытков, уничтожение товара, но этим не ограничивается.

Иметь знак в стране ввоза товара важнее, чем в стране вывоза. Практика показывает, что чаще проблемы с товарными знаками начинаются в стране ввоза.

С какими проблемами можно столкнуться в стране ввоза:

– товар задержат на границе страны ввоза по заявлению правообладателя тождественного или сходного товарного знака;

– товар задержат при реализации потребителям в стране ввоза.

Правовой конфликт на чужой территории – неприятное явление. Почти наверняка помимо прямых убытков возникнут затраты на местных юристов.

Как избежать проблем?

1. До ввоза товара на территорию провести проверку обозначения по зарегистрированным товарным знакам.

Это можно сделать самостоятельно, например, на сайте WIPO. Здесь есть информация о зарегистрированных в стране знаках через Мадридскую систему.

Иногда проверку обозначения по зарегистрированным знакам можно провести на сайте местного патентного ведомства.

Для проверки обозначения по заявкам, поданным на регистрацию в стране, полноценного анализа ситуации, скорее всего вам понадобится помощь профессионала.

2. Подать заявку на регистрацию товарного знака, действующего на территории интересного вам иностранного государства.

При подаче на регистрацию международной заявки желательно иметь представление о своих планах на использование обозначения за рубежом на ближайшие 5 лет. Это может существенно снизить совокупные затраты на охрану торговой марки на зарубежных рынках. Экономия достигается за счет оптимизации размеров пошлины и комиссий.

Пять лет – потому, что в среднем международное законодательство требует от правообладателя начать использование товарного знака в течение 5 лет с даты регистрации, иначе охрана может быть утрачена.

Подать заявку на регистрацию можно двумя способами:

– через национальное патентное ведомство;

– с использованием Мадридской системы регистрации товарных знаков.

В случае, если вы одновременно выходите на несколько зарубежных рынков, то с большой вероятностью для вас будет выгодно использовать Мадридскую систему регистрации товарных знаков.

В чем преимущества Мадридской системы регистрации товарных знаков?

1) вы подаете одну заявку на одном языке (английский, французский, испанский) в одно ведомство. Ведомство само рассылает заявку в указанные страны;

2) вы ведете переписку только с одним международным ведомством, по крайней мере, если у вас не возникнут сложности в процессе регистрации знака в какой-то из стран;

3) вы экономите на стадии подачи заявки на услугах местных патентных поверенных. Экономия может быть значительной;

4) вы экономите на пошлине и на банковских комиссиях. Если сравнить сумму пошлин при национальных регистрациях с пошлиной, рассчитанной по Мадридской системе, с большой вероятностью вторая будет меньшего размера. Кроме того, если бы вы платили в каждую страну национальную пошлину самостоятельно, то у вас бы возникли банковские комиссии за валютные операции. Сама процедура оплаты национальных пошлин не тривиальна.

Недостаток Мадридской системы в том, что вы можете ею воспользоваться, только если у вас есть российская заявка или товарный знак. Если ваша заявка на российский знак спорная, решение о регистрации по ней неочевидно, то лучше не начинать процедуру международной регистрации до получения свидетельства на товарный знак.

При отказе в регистрации по заявке на товарный знак в России, заявка, поданная по Мадридской системе, будут потеряна.

Если вы планируете выход на рынок какой-то одной страны, то, возможно, для вас будет выгодна национальная регистрация.

Вам придется воспользоваться национальной регистрацией и в том случае, если страна не входит в Мадридскую систему (страны Мадридской системы можно посмотреть здесь и здесь же можно сразу рассчитать пошлину за регистрацию).

В некоторых странах российские патентные поверенные могут совершать те же действия, что и местные поверенные. Это снизит ваши затраты на регистрацию товарного знака. Российские поверенные могут действовать самостоятельно в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Узбекистане и Украине,

Нужен ли вам товарный знак, если вы размещаете заказы на производство за рубежом?

Наличие зарегистрированного товарного знака на территории производства желательно.

Товарный знак в стране производства вашего товара, особенно если вы наносите товарный знак в месте производства, позволит вам избежать непредвиденных ситуаций во взаимоотношении с вашим контрагентом:

1) вы обезопасите своего контрагента от предъявления к нему претензий третьих лиц, действующих с умыслом или вполне законно;

2) вы обезопасите себя от недобросовестных действий контрагента по регистрации вашего товарного знака. Новости о том, что производитель товара зарегистрировал на себя товарный знак лица, разместившего у него заказ на производство, чаще всего приходили из Китая. В последнее время похожие истории стали приходить из стран СНГ.

Подводя итог, можно сказать, что регистрировать товарный знак на территории зарубежных стран, если у вас есть планы по выходу на эти территории, желательно. Такая регистрация потребует затрат, но эти затраты будут меньше, чем возможные потери от отсутствия товарного знака. Кроме того, при системном подходе к таким регистрациям можно прилично сэкономить.

Мы поможем вам зарегистрировать товарный знак за рубежом. Свяжитесь с нами, мы проанализируем вашу ситуацию и предложим вам оптимальный вариант регистрации.