Блог

Олеся Ермакова, патентный поверенный

Правообладатель вправе распоряжаться своей интеллектуальной собственностью любым не запрещенным законом способом. Например, он может заключить лицензионный договор с другим лицом, предоставив по нему право использования товарного знака в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован, в предусмотренных договором пределах. 

Лицензионный договор заключается в письменной форме. Предоставление права использования товарного знака по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в Роспатенте.

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование товарного знака. Если территория в договоре не определена, то лицензиат вправе использовать товарный знак на всей территории России. При заключении возмездного лицензионного договора также необходимо указать размер вознаграждения лицензиара. Если условие о размере вознаграждения или порядке его определения в договоре отсутствует, то лицензионный договор будет считаться незаключенным. 

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Также в законе установлено, что использование товарного знака может осуществляться лицом, который действует под контролем правообладателя.

Недавно Суд по интеллектуальным правам пришел к интересному выводу о том, что товарный знак можно использовать не только при наличии лицензионного договора, но и просто в случае согласия правообладателя, если доказано, что он контролирует процесс использования своей интеллектуальной собственности. Расскажем подробнее о данном деле (см. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2022 г. по делу № СИП-933/2021).

Компания «Ногинский пищевой комбинат» обратилась в суд с исковым заявлением к обществу «Жировой комбинат» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Суд первой инстанции компании отказал. Несмотря на то, что истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, ответчику удалось доказать, что в спорный трехлетний период товарный знак им все же использовался.

Дело в том, что товарный знак использовался с согласия и под контролем предыдущего правообладателя – иностранного лица «QUARTLINK HOLDING LIMITED», путем введения в гражданский оборот товара, маркированного спорным средством индивидуализации. 

Комбинат остался недоволен решением суда и обжаловал его. В своей кассационной жалобе компания указала на то, что выводы суда первой инстанции об использовании обществом спорного товарного знака под контролем предыдущего правообладателя противоречат нормам материального права, содержащим положения о необходимости доказывания реального контроля в случае наличия корпоративных связей.

Суд кассационной инстанции оснований для отмены судебных актов не нашел. 

Позиция Суда по интеллектуальным правам:

1. Гражданский кодекс РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем, лицензиатом по лицензионному договору, а также другим лицом под контролем правообладателя. 

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя. 

2. Кассация согласилась с судом первой инстанции о наличии корпоративных связей между лицом, использующим товарный знак, и правообладателем, а также о доказанности использования спорного товарного знака под контролем правообладателя. 

3. Наличие незначительных пороков выражения воли правообладателя на использование иными лицами товарного знака в данной ситуации суд обоснованно признал не имеющим значения.

Таким образом, без лицензионного договора, но под контролем правообладателя товарный знак использовать можно. Но все же мы рекомендуем заключать лицензионный договор, потому что судебная практика постоянно меняется и в любой момент подход судей к разрешению спора может стать иным. 

Если вы намерены заключить лицензионный договор, то рекомендуем сначала обратиться к юристам по интеллектуальной собственности. Наши специалисты смогут проконсультировать вас по данному вопросу и при необходимости составить договор о предоставлении права использования вашей интеллектуальной собственности.