Блог

Рубрики

В группах компаний нередко возникает ситуация, когда одна компания производит и маркирует продукцию товарным знаком, а другая реализует ее оптовым или розничным покупателям. При этом на практике правообладателю товарного знака обе компании могут уплачивать роялти.

Возникает вопрос: правомерно ли получение роялти одновременно от производителя и торговой компанией?

Если продукция уже была законно промаркирована и введена в гражданский оборот с согласия правообладателя, действует принцип исчерпания исключительного права, закрепленный в статье 1487 ГК РФ.

Поэтому последующая перепродажа такой продукции не должна автоматически становиться основанием для нового роялти за тот же способ использования товарного знака.

Иначе возникает риск двойной оплаты одного объекта: сначала производитель платит роялти за использование знака при производстве и маркировке продукции, а затем торговая компания — за реализацию этой же продукции.

Важно определить способ использования товарного знака

Статья 1484 ГК РФ предусматривает различные способы использования товарного знака: его размещение на товаре, упаковке и документации, использование в рекламе, на вывесках, сайте и т. д.

Поэтому необходимо разделять использование товарного знака производителем и торговой компанией.

Производитель может использовать знак при маркировке продукции и ее введении в гражданский оборот. Торговая компания — например, в рекламе, на вывеске, при оформлении торгового помещения, на сайте и в коммерческих материалах.

Эти способы использования должны быть четко разграничены в лицензионных договорах.

Что говорит судебная практика

Показательным является дело А40-39231/2013. Суд признал обоснованными лицензионные платежи торговой компании, поскольку договор четко определял способы использования товарного знака. При этом право на нанесение знака на реализуемую продукцию торговой компании предоставлено не было.

Таким образом, решающее значение имело не само наличие товарного знака на продаваемой продукции, а конкретные способы его использования, предусмотренные договором и фактически осуществляемые компанией.

Как лучше построить лицензионные договоры

В договоре с производителем следует отдельно закрепить использование товарного знака при производстве и маркировке продукции.

В договоре с торговой компанией — те способы, которые действительно осуществляет она: реклама, вывеска, оформление торговых помещений, сайт и т. п.

Одновременно следует исключить дублирование одного и того же способа использования и проверить, насколько база расчета роялти соответствует предоставляемым правам.

Если торговая компания использует товарный знак, например, только в качестве вывески, экономически может быть разумнее рассчитывать роялти не от всей выручки от реализации продукции, а от прибыли от соответствующих продаж.

Таким образом, при структурировании роялти в группе компаний важно исходить из того, какой именно способ использования знака осуществляет каждая компания.Четкое разграничение прав в лицензионных договорах позволяет подтвердить обоснованность роялти и одновременно снизить риск его двойного начисления на разных этапах движения одной и той же продукции.