У правообладателя товарного знака есть исключительное право использования его любым не противоречащим закону способом. Способы использования товарного знака перечислены в законе.
По общему правилу, использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении однородных товаров или услуг является нарушением права на товарный знак.
Однако в некоторых случаях, суд может признать нарушением исключительного права на товарный знак не только использование доменного имени, но и саму регистрацию домена.
Может быть признан нарушением сам по себе факт регистрации доменного имени, если оно тождественно общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.
Если суд признает действия администратора домена по приобретению права на него актом недобросовестной конкуренции, в таком случае, исходя из целей регистрации доменного имени, нарушением исключительного права может быть признана сама регистрация доменного имени.
Если нарушением исключительного права будет признано приобретение права на доменное имя, то домен аннулируют.
Таким образом, сама по себе регистрация доменного имени может быть признана нарушением исключительного права на товарный знак в случае, если он зарегистрирован в качестве общеизвестного товарного знака, либо, если суд установит, что действия администратора по приобретению права на доменное имя являются актом недобросовестной конкуренции.
Приведем пример из судебной практики по вопросу использования доменного имени сходного с товарным знаком.
Компания «Школьник» является правообладателем товарного знака «ШКОЛЬНИК», зарегистрированного в отношении услуг 35 класса МКТУ. Правообладатель узнал, что его товарный знак используется в доменном имени «shkolnik.ru». Администратором домена является индивидуальный предприниматель. Компания направила предпринимателю претензию с требованием о пресечении нарушения прав на товарный знак и фирменное наименование. После того как претензия осталась без ответа, правообладатель обратился в суд.
В суде исковые требования общества были удовлетворены частично. Действия ответчика по администрированию доменного имени «shkolnik.ru» были признаны нарушением исключительного права на товарный знак, также ответчику было запрещено использовать обозначение «shkolnik» в доменном имени.
Позиция суда первой инстанции.
Истец доказал, что ему принадлежат исключительные права на товарный знак и фирменное наименование, а также то, что в спорном доменном имени используется сходное до степени смешения с его товарным знаком обозначение.
Входящий в домен «shkolnik.ru» элемент «shkolnik» является транслитерацией латиницей товарного знака истца. Поскольку этот словесный элемент занимает доминирующее положение в доменном имени, доменное имя является сходным до степени смешения с товарным знаком.
Наличие у ответчика прав по администрированию домена предоставляет ему реальную возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей услуг истца. Таким образом, само право администрирования домена, реализация которого зависит только от волеизъявления ответчика, создает угрозу нарушения права истца на товарный знак и является препятствием для истца использовать свой товарный знак в Интернете.
Суд установил наличие в действиях ответчика по регистрации доменного имени акта недобросовестной конкуренции и нарушения права истца на товарный знак.
Факт нарушения права истца на фирменное наименование суд посчитал недоказанным, так как деятельность истца и ответчика не являлась аналогичной.
Позиция суда апелляционной инстанции.
Суд апелляционной инстанции согласился с мнением суда первой инстанции. Суд отметил, что в разное время сайт со спорным доменным именем имел различное наполнение, в том числе рекламного характера. Правовая охрана товарного знака истца не ограничивается торговлей и включает в себя такие услуги как «аренда площадей для размещения рекламы; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; предоставление деловой информации через веб-сайты; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных», которые могут быть оказаны и на информационном сайте, без прямой продажи товаров или услуг.
Поэтому действия ответчика подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции.
Позиция Суда по интеллектуальным правам.
Индивидуальный предприниматель обжаловал судебные акты в Суд по интеллектуальным правам. И в кассации указали, что выводы судов нижестоящих инстанций о наличии в действиях ответчика по регистрации и администрированию спорного доменного имени признаков недобросовестной конкуренции являются преждевременными и недостаточно обоснованными.
Товарный знак истца не является общеизвестным. Значит, истцу нужно было доказать, что действия ответчика по приобретению права на доменное имя являются актом недобросовестной конкуренции.
Само доменное имя не является объектом исключительных прав. Однако регистрация доменного имени еще до возникновения права на товарный знак может свидетельствовать об отсутствии у владельца доменного имени намерений воспользоваться чужими интеллектуальными правами, деловой репутацией.
Для того чтобы установить акт недобросовестной конкуренции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев:
– Доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица.
– У владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени.
– Доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.
При этом действия администратора доменного имени признаются актом недобросовестной конкуренции при условии соответствия всем трем критериям одновременно.
Суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь указанными критериями, признали действия ответчика актом недобросовестной конкуренции. Однако в оспариваемых судебных актах отсутствует обоснование недобросовестности при регистрации и использовании доменного имени ответчиком.
Также суды не учли, что нарушением исключительного права на товарный знак является использование доменного имени в отношении однородных товаров. А в данном деле однородности не было – истец продает канцелярские товары, а ответчик размещает на сайте информацию о советском велосипеде «Школьник», который уже давно не продается.
В итоге дело направили на новое рассмотрение.
Мы занимаемся защитой интеллектуальной собственности, в том числе оказываем услуги по судебному сопровождению дел. Если ваше право на товарный знак кто-то нарушает, приходите к нам на консультацию по защите своего бренда.