Блог

Алина Минакова, младший юрист

Наш патентный поверенный Екатерина Гаврилова недавно одержала победу в судебном споре о досрочном прекращении товарного знака, который препятствовал регистрации обозначения нашего клиента. 

Дело оказалось настолько интересным, что его опубликовали в новостях Суда по интеллектуальным правам). Нужно отметить, что в эти новости попадают лишь “прецедентные” дела — такие, которые содержат наиболее актуальные и значимые правовые позиции Суда по интеллектуальным правам.

Суть дела состояла в следующем. Наш клиент был заинтересован в регистрации и использовании обозначения, которое уже было зарегистрировано на имя ответчика в отношении однородных товаров. Чтобы сохранить обозначение за собой, ответчику нужно было доказать, что либо он, либо иные лица под его контролем используют спорный товарный знак.

Напомним, что ответчику по делу о досрочном прекращении товарного знака необходимо доказать его использование в течение трехлетнего периода, который предшествовал направлению истцом предложения заинтересованного лица в адрес ответчика.

Задача ответчика в данном деле осложнялась тем, что в течение трехлетнего периода, за который нужно было доказать использование, сам ответчик правообладателем товарного знака не являлся и приобрел исключительное право на него уже после спорного периода.

Казалось бы, ответчик мог указать на то, что использование товарного знака до того, как он приобрел исключительное право, от него не зависит и исчисление трехлетнего срока должно начинаться не ранее того момента, когда он стал правообладателем товарного знака.

Однако суд обратил внимание на то, что смена правообладателя не изменяет исчисление трехлетнего срока и сама по себе не свидетельствует о невозможности использования товарного знака по причинам, не зависящим от правообладателя. В противном случае, если раз в три года исключительное право на товарный знак будет отчуждаться, правовая охрана товарного знака никогда не будет прекращена, даже если он никогда не использовался.

То есть ответчику в данном деле нужно было доказать использование товарного знака предшествующими правообладателями либо иными лицами под их контролем. В дело были представлены доказательства, которые, по мнению ответчика, подтверждали использование обозначения самим ответчиком под контролем предшествующего правообладателя, в том числе письмо указанных лиц о проведении регулярных ежемесячных совещаний с участием правообладателя и ответчика.

Однако, оценив представленные доказательства, суд отметил, что они не подтверждают факт использования спорного товарного знака ответчиком под контролем правообладателя. В частности, факт проведения регулярных ежемесячных совещаний был признан несостоятельным, так как не нашел подтверждения в материалах дела (не были представлены протоколы совещаний или иные документы, содержавшие результаты данных совещаний, вопросы, выносимые на обсуждение, процесс данных обсуждений).

Таким образом:

1. Трехлетний период для доказывания использования товарного знака является фиксированным и отсчитывается в обратную сторону от даты направления истцом предложения заинтересованного лица.
2. Смена правообладателей товарного знака не влияет на исчисление трехлетнего периода и его сдвиги (он не сдвигается в зависимости от смены правообладателя).
3. В делах о досрочном прекращении товарного знака текущий правообладатель может представлять доказательства использования товарного знака предшествующими правообладателями или иными лицами под их контролем.
4. Если таких доказательств нет, риск неиспользования обозначения несет текущий правообладатель — при приобретении товарного знака он должен был осознавать риски досрочного прекращения товарного знака в связи с его неиспользованием.

Поэтому, если вы собираетесь приобрести чужой товарный знак, рекомендуем вам проверить, используется ли он в обороте в отношении тех товаров, которые вы собираетесь маркировать данным обозначением. Это поможет вам избежать рисков досрочного прекращения товарного знака в связи с его неиспользованием предыдущим правообладателем.

Если у вас остались вопросы по досрочному прекращению товарного знака или приобретению исключительного права на товарный знак, обращайтесь к нам.