Регистрация товарного знака дает правообладателю много преимуществ. Теоретически можно даже зарегистрировать бренд, который известен в других странах, но в России не имеет правовой охраны. Но при регистрации такого товарного знака владелец должен знать о существующих для него рисках.
Во-первых, регистрация известного бренда может быть признана незаконной из-за введения потребителя в заблуждение по требованию заинтересованного лица. И второй возможный риск для правообладателя в случае неиспользования товарного знака – это досрочное прекращение правовой охраны товарного знака. Оба риска являются существенными для правообладателя и влекут за собой потерю зарегистрированного товарного знака.
Расскажем подробно о данных рисках на примере оспаривания товарного знака «MINECRAFT».
Прекращение правовой охраны товарного знака в Палате по патентным спорам.
В 2016 г. компания «Моджанг Синергис АБ» подала возражения в Палату по патентным спорам против предоставления правовой охраны товарному знаку «MINECRAFT», зарегистрированному в 2015 г. на имя Кукушкина В.В.
Данной компании принадлежит авторское право на название программы для ЭВМ «MINECRAFT», которое возникло в момент создания одноименной компьютерной игры, до регистрации спорного товарного знака. Авторское право компании «Моджанг Синергис АБ» на название программы для ЭВМ «MINECRAFT» подтверждаются многочисленными свидетельствами о регистрации объектов авторского права, в том числе регистрационным номером VA 1-885-995 от 24.03.2011 на само наименование «MINECRAFT». У правообладателя спорного товарного знака нет и не могло быть согласия на регистрацию и использование обозначения «MINECRAFT» в качестве товарного знака.
Также компания «Моджанг Синергис АБ» указала, что она является правообладателем международного знака «MINECRAFT».
Оспариваемый товарный знак может создавать у потребителей ассоциации именно с производителем компьютерной игры «MINECRAFT. Возможность введения потребителей в заблуждение подтверждается также и результатами опроса общественного мнения потребителей, согласно которым у 65,9% товарный знак MINECRAFT ассоциируется с компьютерной игрой.
Регистрация товарного знака MINECRAFT ведет к ослаблению и размытию широко известного бренда «MINECRAFT», а также к ослаблению различительной способности товарного знака компании «Моджанг Синергис АБ».
Исходя из вышеизложенного, учитывая мировую известность игры «MINECRAFT», регистрация тождественного обозначения без разрешения правообладателя способна ввести потребителя в заблуждение, поскольку используется репутация известного произведения, на создание и продвижение которого были затрачены значительные материальные средства, а товары с обозначением «MINECRAFT» потребитель будет ассоциировать с широко известной игрой или полагать, что правообладатель товарного знака имеет хозяйственную связь с компанией «Моджанг Синергис АБ».
В итоге Роспатент удовлетворил возражения компании, и правовая охрана спорного товарного знака «MINECRAFT» была прекращена.
Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в судебном порядке в связи с его неиспользованием.
В октябре 2020 года эта же компания вместе с Microsoft Corporation обратилась в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «MINECRAFT», принадлежащего уже другой организации, вследствие его неиспользования.
По закону правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.
Как было установлено судом, ответчик зарегистрировал спорный товарный знак еще в 2014 году, но так и не начал использовать обозначение в своей хозяйственной деятельности. Причем неиспользование товарного знака Ответчик и не оспаривал в суде.
Истцы, в свою очередь, представили доказательства, подтверждающие заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака. Компания «Моджанг Синергис АБ» является разработчиком игры MINECRAFT и обладает авторскими правом на нее. А компания Microsoft обладает исключительным правом на эту игру и на связанные с ней объекты интеллектуальной собственности во многих странах. На сайте Microsoft продается продукция с элементами игры, со словесным обозначением MINECRAFT, в том числе одежда и аксессуары. При этом в России невозможно продавать товары с таким обозначением из-за зарегистрированного товарного знака.
Одним из важных доводов, подтверждающих заинтересованность компании Microsoft в досрочном прекращении правовой охраны знака ответчика, было то, что компания подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «MINECRAFT» на территории России. Заявка была подана в отношении широкого перечня товаров, а товарный знак, который ответчик не использовал, мешал истцу зарегистрировать свое обозначение.
Дело разрешилось очень быстро, и уже в декабре 2020 года Судом по интеллектуальным правам было вынесено решение об удовлетворении исковых требований и досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «MINECRAFT».
Из этих ситуаций следует вывод, что зарегистрировать товарный знак, который популярен в других странах, в России в принципе возможно. Но, мы не рекомендуем регистрировать иностранные бренды, так как у этого действия вероятнее всего будут неблагоприятные последствия. Такой товарный знак скорее всего аннулируют со всеми неприятными финансовыми последствиями и придется регистрировать новый бренд.
Наши услуги
Проверка заявляемого обозначения на тождество и сходство, составление подробного заключения о тождестве или сходстве товарного знака, регистрация товарного знака (торговой марки).
Узнать подробнееКомплексная защита интеллектуальной собственности, взыскание компенсации за нарушения, представительство в Суде и в Палате по патентным спорам, а также в антимонопольных органах по вопросам недобросовестной конкуренции, а также медиация.
Узнать подробнееМеждународная регистрация товарного знака по Мадридскому соглашению, международное патентование, а также подача патентной заявки по процедуре PCT и составление предварительной заявки (provisional application) на изобретение в США.
Узнать подробнееПроведение патентных поисков на новизну и на чистоту технического решения, в том числе, по ГОСТу, а также составление и подача заявки на выдачу патента на полезную модель, изобретение, промышленный образец.
Узнать подробнееВыстраивание схемы использования интеллектуальной собственности, составление договоров об отчуждении прав, лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии (франшиза), авторских договоров, договоров заказа или подряда, договоров на НИОКР.
Узнать подробнееОценка товарного знака, оценка патента, Оценка роялти, расчет размера компенсации за неправомерное использование товарного знака, патента, оценка программы для ЭВМ
Узнать подробнее