Блог

Олеся Ермакова, патентный поверенный

Регистрация товарного знака дает правообладателю много преимуществ. Теоретически можно даже зарегистрировать бренд, который известен в других странах, но в России не имеет правовой охраны.  Но при регистрации такого товарного знака владелец должен знать о существующих для него рисках. 

Во-первых, регистрация известного бренда может быть признана незаконной из-за введения потребителя в заблуждение по требованию заинтересованного лица. И второй возможный риск для правообладателя в случае неиспользования товарного знака – это досрочное прекращение правовой охраны товарного знака. Оба риска являются существенными для правообладателя и влекут за собой потерю зарегистрированного товарного знака. 

Расскажем подробно о данных рисках на примере оспаривания товарного знака «MINECRAFT».

Прекращение правовой охраны товарного знака в Палате по патентным спорам.

В 2016 г.  компания «Моджанг Синергис АБ» подала возражения в Палату по патентным спорам против предоставления правовой охраны товарному знаку «MINECRAFT», зарегистрированному в 2015 г. на имя Кукушкина В.В. 

Данной компании принадлежит авторское право на название программы для ЭВМ «MINECRAFT», которое возникло в момент создания одноименной компьютерной игры, до регистрации спорного товарного знака. Авторское право компании «Моджанг Синергис АБ» на название программы для ЭВМ «MINECRAFT» подтверждаются многочисленными свидетельствами о регистрации объектов авторского права, в том числе регистрационным номером VA 1-885-995 от 24.03.2011 на само наименование «MINECRAFT». У правообладателя спорного товарного знака нет и не могло быть согласия на регистрацию и использование обозначения «MINECRAFT» в качестве товарного знака. 

Также компания «Моджанг Синергис АБ» указала, что она является правообладателем международного знака «MINECRAFT».  

Оспариваемый товарный знак может создавать у потребителей ассоциации именно с производителем компьютерной игры «MINECRAFT. Возможность введения потребителей в заблуждение подтверждается также и результатами опроса общественного мнения потребителей, согласно которым у 65,9% товарный знак MINECRAFT ассоциируется с компьютерной игрой. 

Регистрация товарного знака MINECRAFT ведет к ослаблению и размытию широко известного бренда «MINECRAFT», а также к ослаблению различительной способности товарного знака компании «Моджанг Синергис АБ».

Исходя из вышеизложенного, учитывая мировую известность игры «MINECRAFT», регистрация тождественного обозначения без разрешения правообладателя способна ввести потребителя в заблуждение, поскольку используется репутация известного произведения, на создание и продвижение которого были затрачены значительные материальные средства, а товары с обозначением «MINECRAFT» потребитель будет ассоциировать с широко известной игрой или полагать, что правообладатель товарного знака имеет хозяйственную связь с компанией «Моджанг Синергис АБ».

В итоге Роспатент удовлетворил возражения компании, и правовая охрана спорного товарного знака «MINECRAFT» была прекращена. 

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в судебном порядке в связи с его неиспользованием.

В октябре 2020 года эта же компания вместе с Microsoft Corporation обратилась в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «MINECRAFT», принадлежащего уже другой организации, вследствие его неиспользования. 

По закону правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. 

Как было установлено судом, ответчик зарегистрировал спорный товарный знак еще в 2014 году, но так и не начал использовать обозначение в своей хозяйственной деятельности. Причем неиспользование товарного знака Ответчик и не оспаривал в суде. 

Истцы, в свою очередь, представили доказательства, подтверждающие заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака. Компания «Моджанг Синергис АБ» является разработчиком игры MINECRAFT и обладает авторскими правом на нее. А компания Microsoft обладает исключительным правом на эту игру и на связанные с ней объекты интеллектуальной собственности во многих странах. На сайте Microsoft продается продукция с элементами игры, со словесным обозначением MINECRAFT, в том числе одежда и аксессуары. При этом в России невозможно продавать товары с таким обозначением из-за зарегистрированного товарного знака. 

Одним из важных доводов, подтверждающих заинтересованность компании Microsoft в досрочном прекращении правовой охраны знака ответчика, было то, что компания подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «MINECRAFT» на территории России. Заявка была подана в отношении широкого перечня товаров, а товарный знак, который ответчик не использовал, мешал истцу зарегистрировать свое обозначение. 

Дело разрешилось очень быстро, и уже в декабре 2020 года Судом по интеллектуальным правам было вынесено решение об удовлетворении исковых требований и досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «MINECRAFT». 

Из этих ситуаций следует вывод, что зарегистрировать товарный знак, который популярен в других странах, в России в принципе возможно. Но, мы не рекомендуем регистрировать иностранные бренды, так как у этого действия вероятнее всего будут неблагоприятные последствия. Такой товарный знак скорее всего аннулируют со всеми неприятными финансовыми последствиями и придется регистрировать новый бренд.