Блог

Иногда предприниматели хотят зарегистрировать товарный знак, который является тождественным или просто схожим с названием известного фильма, книги, или с именем конкретного персонажа. Цель такой регистрации вполне очевидна – привлечение внимания потребителей к своему бренду. 

Что сказано в законе: 

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные  названию известного в РФ на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Ключевым моментом здесь является наличие согласия правообладателя произведения науки, литературы или искусства. Также из буквального толкования этой нормы следует, что только правообладатель произведения вправе оспорить предоставление правовой охраны зарегистрированному товарному знаку. 

В этой статье мы разберем кейс судебного дела, в котором заявителю удалось зарегистрировать в качестве товарного знака название известного фильма.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не нашел нарушений в регистрации товарного знака с названием фильма «Бумбараш». Расскажем более подробно об этом деле. 

Обстоятельства дела

Компания обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию обозначения в качестве знака обслуживания, в состав которого входило название известного фильма «Бумбараш», в отношении услуг 43-класса МКТУ. 

Роспатент отказал в регистрации такого товарного знака, посчитав что регистрация знака обслуживания может вводить потребителей в заблуждение. Роспатент также отметил, что в состав заявленного обозначения входит название фильма «Бумбараш», который снят по мотивам одноименного литературного произведения Гайдара А. П., права на которое возникли ранее даты подачи заявки на товарный знак. Согласия правообладателей произведения заявитель не предоставил. 

В Палате по патентным спорам возражение заявителя осталось без удовлетворения. Административный орган дополнительно отметил, что при отсутствии согласия правообладателей фильма «Бумбараш» товарный знак зарегистрировать нельзя. 

Компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам. Суд, напротив, признал решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака незаконным и обязал административный орган повторно рассмотреть возражение общества в Палате по патентным спорам. 

Вот какие интересные выводы сделал суд по данному делу.

1. Установленный Роспатентом факт присвоения фильму «Бумбараш» приза на телефестивале в Ташкенте был в 1972 году, тогда как заявка подана обществом в 2018 г. 

Суд принял во внимание значительное количество времени, прошедшее между этими событиями, и пришел к выводу о том, что сам по себе факт присуждения награды фильму «Бумбараш» не может свидетельствовать о его известности при отсутствие доказательств осведомленности среди потребителей. 

Поэтому вывод Роспатента о способности спорного обозначения вводить потребителей в заблуждение является ошибочным. 

Также суд отметил, что отказ в регистрации по основанию введение потребителей в заблуждение применяется в случае, когда обозначение ранее активно использовалось не заявителем, а иным лицом именно для товаров и услуг, и только когда в результате этого у потребителей возникли устойчивые ассоциации между конкретным изготовителем и его продукцией.

2. Вывод Роспатента о том, что поданная заявка не соответствует требованию закона, по которому не могут быть зарегистрированы товарные знаки тождественные названию фильма, является нарушением норм права.  

Такое основание для отказа применяется только по обращению правообладателя произведения или его правопреемников, а не по инициативе Роспатента. Правообладатель исключительного права на название фильма не подавал возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку заявителя. 

Роспатент обратился с кассационной жалобой в Президиум Суда по интеллектуальным правам. В своей жалобе Роспатент выразил несогласие с выводом суда первой инстанции о недоказанности позиции административного органа о возможности возникновения у потребителей ассоциаций между словесным элементом спорного обозначения и названием фильма «Бумбараш».

Суд кассационной инстанции не нашел оснований для отмены судебного акта. 

В каждом конкретном случае необходимо анализировать все возможные варианты для регистрации в качестве товарного знака сходного с названием фильма. Да, регистрация товарного знака, совпадающего с названием фильма может быть правомерной, что и подтверждает приведенный нами кейс. Но может случиться, что правообладатель подаст возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку и тогда регистрацию правовую охрану такого товарного знака могут прекратить. 

Если вы хотите зарегистрировать товарный знак, совпадающий с названием фильма или книги, рекомендуем обратиться в нашу компанию. Наши специалисты просчитают все возможные риски отказа в регистрации  и подберут для вас самый лучший вариант регистрации товарного знака.