Как известно, если товарный знак не обладает свойством отличать маркируемый товар от однородной продукции иного производителя (различительная способность – РС), то это является основанием для отказа в его регистрации.
Данный фактор носит комплексный характер, объединяя целый ряд случаев отсутствия РС. В частности, сюда относят описательность обозначения, общепринятость аббревиатуры, начертательность (геометричность) и пр. Во всех этих ситуациях считается, что товарный знак не имеет различительной способности.
Возможны варианты, при которых оригинальное на момент разработки обозначение ко времени регистрации становится широко употребляемым по отношению к товарам той или иной категории. Как следствие, происходит снижение или утрата РС. Например, так утратили различительную способность изначально фантазийные термины «линолеум», «термос», «магнитофон» и др.
Свидетельством минимизации или нивелирования РС товарного знака может служить задействование обозначения до даты приоритета иными субъектами. Вследствие этого происходит размытие, маркирующие свойства универсализируются, способность к индивидуализации предпринимателя / производителя либо его продукции существенно снижается или полностью утрачивается.
Однако для того, чтобы доказать утрату РС по этому основанию, Роспатент должен представить доказательства масштабности и временной продолжительности эксплуатации такого обозначения иными субъектами до даты приоритета. Самого по себе факта использования недостаточно для констатации исчезновения различительной способности.
Приведем пример из нашей практики (дело № СИП-284/2023).
Индивидуальный предприниматель планировал зарегистрировать словесное обозначение «CHURCHILL» в отношении широкого перечня услуг (35 класс МКТУ), в том числе связанных с продажей и рекламным продвижением товаров.
Роспатент принял решение отказать в регистрации. В качестве обоснования был выдвинут аргумент использования этого обозначения до даты приоритета иными субъектами (продажа сигарет, сигар и сопутствующих им товаров). Так как, по мнению Роспатента, идентификатор утратил способность индивидуализировать услуги конкретного лица, административный орган посчитал его регистрацию не соответствующей требованиям законодательства.
Также Роспатент отметил, что в номенклатуре «CHURCHILL» содержатся общие формулировки (без уточнения по конкретным товарным позициям), которые охватывают, в числе прочего, продажу и рекламу табачных изделий. Следовательно, вывод об утрате РС ведомство посчитало правомерным.
Заявитель не согласился с этим вердиктом и обратился в Суд по интеллектуальным правам. Судебная инстанция указала, что именно на Роспатенте лежит бремя доказывания утраты РС, включая фактор масштабной и продолжительной эксплуатации обозначения другими лицами до даты приоритета.
Однако Роспатент не смог сформировать доказательную базу, подтверждающую широту и длительность такого использования – административный орган указал лишь единичные случаи. А отсутствие доказательств масштабности и продолжительности применения означает неправомерность вывода об утрате различительной способности.
Одновременно с этим суд указал, что в предоставленной номенклатуре обозначения содержатся неуточненные формулировки – продвижение любых товаров. В этой ситуации Роспатент должен был доказать нивелирование РС по отношению ко всем возможным товарным позициям, а не только табачной продукции, чего Роспатентом сделано не было.
Как следствие, суд удовлетворил требования истца. В результате решение Роспатента признано недействительным, а ТЗ «CHURCHILL» был зарегистрирован (№ 930043).
Если у вас остались вопросы по регистрации ТЗ, обращайтесь к нам на консультацию.