Блог

Автор статьи - Олеся Ермакова, патентный поверенный

Если вы являетесь владельцем товарного знака, то можете передать другому лицу право на его использование по лицензионному договору. Правообладатель в таком случае будет выступать лицензиаром, а лицензиатом – лицо, приобретающее право.

По лицензионному договору можно передавать права на произведения литературы, науки и искусства, фонограммы и исполнения, программы для ЭВМ и базы данных. Также предметом лицензионного договора могут выступать: изобретения, полезные модели и промышленные образцы, товарные знаки и другие средства индивидуализации, как и ноу-хау. Соглашения о предоставлении права использования могут быть также заключены на селекционные достижения, топологии интегральных микросхем и другие объекты.

Существуют два типа лицензионных договоров. Первый – это простая неисключительная лицензия, по которой лицензиар может заключать аналогичные договоры с другими лицами. Согласно второму варианту (исключительная лицензия) лицензиар сохраняет за собой право использования объекта интеллектуальной собственности, но не имеет право выдавать лицензии другим лицам.

В договоре можно предусмотреть возможность предоставления лицензиатом с письменного согласия лицензиара право использования объекта интеллектуальной собственности другому лицу по сублицензионному договору. Обратите внимание на содержание договора. В данном случае есть риск, что Суд может квалифицировать сублицензионный договор в качестве договора коммерческой концессии.

Пример из судебном практики – предприниматель обратился в суд с требованием о расторжении сублицензионного договора, а также взыскания неосновательного обогащения на сумму уплаченных паушального взноса и роялти. Суд первой инстанции отказал в иске. По мнению суда истцу передавалось только право пользования товарным знаком. В апелляции квалифицировали договор в качестве коммерческой концессии, по которой передается весь комплекс исключительных прав, ноу-хау, деловая репутация, коммерческий опыт франчайзера. Неисполнение обязательств по получению доступа к обучающим материалам, поддержки по продвижению бизнеса считается существенным нарушением договора.Таким образом, договор подлежит расторжению, а возникшее у ответчика неосновательное обогащение – возврата истцу. Суд по интеллектуальным правам согласился с этим.

Особенности лицензионного договора:

1. Договор заключается в письменном виде. Очень важный момент – в некоторых случаях лицензионный договор необходимо зарегистрировать в Роспатенте, так как
   права по такому лицензионному договору считаются предоставленными только с момента государственной регистрации.
2. Лицензиат может использовать объект интеллектуальной собственности только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Если какие-то права использования прямо не указаны в договоре, то они не считаются предоставленными.
3. В лицензионном договоре может быть указана конкретная территория использования. Если такое условие отсутствует, то лицензиат вправе использовать объект интеллектуальной собственности на всей территории Российской Федерации.
4. Срок действия лицензионного договора не может превышать срок действия исключительного права объект интеллектуальной собственности.
5.  Ответственность перед лицензиаром (правообладатель) за действия сублицензиата несет лицензиат.

Существенные условия лицензионного договора:

— Предмет договора.

Необходимо прописать на какой объект интеллектуальной собственности предоставляется право использования, номер документа, удостоверяющего исключительное право.

— Способы использования объекта интеллектуальной собственности.

Если в договоре обозначена территория использования права, сделано указание на продукцию по свидетельству, то отсутствие положений о способах применения не является нарушением к требованиям по содержанию договора. Такой вывод сделал суд, рассмотрев дело о взыскании задолженности по лицензионному договору. Ответчик ссылался на то, что лицензионный договор не считается заключенным, потому что в нем отсутствуют условия о перечне услуг, в отношении которых можно использовать товарный знак, а также о способах применения. Суд по интеллектуальным правам не согласился с этим. По мнению суда по договору была ограничена территория использования знака (комплекс), сделано указание на продукцию по свидетельству, поэтому отсутствие положений о способах применения знака не свидетельствует о несоблюдении требований к содержанию договора.

— Размер вознаграждения.

В договоре нужно определить размер и порядок выплаты вознаграждения. Если стороны договорились о безвозмездном использовании права, то об этом должно быть обязательно оговорено в лицензионном договоре.

Обратите внимание, что если какое-то из существенных условий не будет прописано, то такой лицензионный договор не будет считаться заключённым.  

Наша компания поможет вам составить правильный и юридически грамотный лицензионный договор. Обращайтесь к нам за консультацией и составлением лицензионного договора.