Блог

Согласно закону в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы описательные обозначения, то есть обозначения, которые указывают на какие-либо характеристики товара – вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товара, а также на время, место и способ их производства или сбыта (пп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ).

Описательными являются также обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Описательное обозначение, содержащее в своем составе название географического объекта, может быть зарегистрировано только, если:

1. Название географического объекта не занимает в обозначении доминирующего положения. При этом такое название будет выведено из-под правовой охраны (обозначение будет охраняться в целом, но получить исключительное право на само название географического объекта не получится);
2. Производитель товара действительно находится на территории этого географического объекта.

Если же производитель товара не имеет отношения к используемому в обозначении географическому объекту, такому обозначению будет отказано в регистрации, поскольку Роспатент посчитает, что оно способно ввести потребителей в заблуждение относительно места производства товара и места нахождения его изготовителя (пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ).

При экспертизе обозначений, содержащих географические наименования, учитываются следующие обстоятельства:

• указывает ли географическое наименование на место происхождения товара, то есть зависят ли товары от природно-климатических условий региона (например, марокканские мандарины, тюменская нефть и т.д.). Если это условие имеет место, обозначение автоматически считается описательным.
• отсутствует ли такое указание. Если географическое наименование не указывает на место происхождения товара, то нужно выяснить, может ли оно восприниматься потребителями как указание на место производства товара и место нахождения изготовителя. Если да, то обозначение является описательным, если нет – фантазийным.

Приведем примеры из судебной практики. 

1. Обозначение “Алтайское” (дело № СИП-384/2017)

Обществом с ограниченной ответственностью «Кипринский молочный завод» была подана заявка на регистрацию обозначения “Алтайское” в качестве товарного знака в том числе в отношении товара 29 класса “масла”.

Роспатент отказал обозначению в регистрации на том основании, что Алтайский край славится своими продуктами питания, следовательно, обозначение “Алтайское” может быть воспринято потребителями как указание на географическое происхождение товара.

Суд по интеллектуальным правам не согласился с Роспатентом и указал, что регистрирующим органом не представлено каких-либо сведений, свидетельствующих о том, что качество, репутация и иные характеристики товара “масла” зависят от географического происхождения, а именно от природно-климатических условий Алтайского края. 

Если географический объект неизвестен как место производства определенного товара (в данном случае масел), то Роспатент должен установить, может ли заявленное обозначение восприниматься потребителями как указание на место производства товара и место нахождения изготовителя.

При повторном рассмотрении возражения заявителя Роспатент установил, что может, так как потребители могут подумать о том, что масло, маркированное обозначением “Алтайское”, произведено в Алтайском крае.

В итоге обозначение “Алтайское” было зарегистрировано только в отношении товара “масло сливочное” и только потому, что заявителю удалось доказать приобретение обозначением различительной способности в отношении этого товара (заявитель представил многочисленные доказательства производства сливочного масла под указанным обозначением).

2. Обозначение “ОКИНАВА” (дело № СИП-762/2021)

Индивидуальный предприниматель подал заявку на государственную регистрацию комбинированного обозначения “ОКИНАВА” в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

В результате экспертизы обозначению было отказано в регистрации на основании:

– его описательности (указывает на место происхождения товаров и место нахождения производителя);

– введения потребителей в заблуждение (Окинава – это остров в Японии, заявитель находится в Российской Федерации).

Роспатент указал на то, что Япония известна производством различных продуктов питания и их экспортом по всему миру. Так как Окинава – это японский остров, тот же вывод касается и его, соответственно, остров может восприниматься как место происхождения продуктов питания.

Суд по интеллектуальным правам не согласился с Роспатентом, поскольку регистрирующий орган не доказал известность острова Окинава производством заявленных товаров. В этой связи Роспатенту необходимо было установить, может ли заявленное обозначение восприниматься как указание на место производства товаров (оказания услуг) и место нахождения изготовителя (лица, оказывающего услуги).

В отношении введения потребителей в заблуждение суд дополнительно отметил, что потребители не будут ассоциировать место нахождения заявителя с местом оказания услуг, так как услуги не могут оказываться на расстоянии – фактическое оказание услуг осуществляется в месте нахождения заявителя, а не на острове Окинава.

При повторном рассмотрении возражения Роспатент согласился с выводами суда, в результате чего обозначение “ОКИНАВА” было зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

Предлагаем вам чек-лист для проверки вашего обозначения на охраноспособность, если оно содержит название географического объекта.

1. Известен ли географический объект производством товаров, в отношении которых вы хотите зарегистрировать товарный знак?

Если ответ – да, то нужно включить в обозначение дополнительные элементы так, чтобы название географического объекта не занимало доминирующего положения. В этом случае правовая охрана будет предоставлена обозначению в целом, а название географического объекта будет выведено из-под правовой охраны.

Если же оставить в обозначении только само название географического объекта, обозначению будет отказано в регистрации на основании его описательности, а также при наличии оснований – на основании введения потребителей в заблуждение.

2. Если ответ на первый вопрос – нет, то нужно подумать, может ли название географического объекта в принципе восприниматься потребителями как указание на место производства товара и нахождения изготовителя.

Здесь играет роль известность географического объекта (неизвестные объекты – например, названия малоизвестных рек, городов, деревень и др.) не воспринимаются как возможные указания на место производства товара и нахождения изготовителя. Они могут быть признаны фантазийными и получить правовую охрану.

Известные объекты обычно воспринимаются потребителями в качестве такого указания. Однако в этом случае нужно обращать внимание также на правдоподобность такого восприятия. Это особенно верно в отношении услуг. Так как они не могут оказываться на расстоянии, то, к примеру, использование в обозначении наименования “Чикаго” в отношении услуг салонов красоты вряд ли будет воспринято российскими потребителями как место оказания услуг.

Если ответ на второй вопрос положительный, то выход из ситуации тот же, что и в первом пункте, – необходимо добавить в обозначение дополнительные элементы, чтобы наименование географического объекта не было доминирующим.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу регистрации товарного знака, содержащего наименование географического объекта, обращайтесь к нам за консультацией. Мы будем рады вам помочь.