Блог

Вопрос регистрации фамилии в качестве товарного знака остается актуальным на протяжении многих лет, в том числе сейчас. Это связано с тем, что многие производители хотят внести в свой бренд личный аспект, чтобы у потребителей возникла ассоциативная связь между товаром и конкретным человеком. Особенно это актуально для известных людей, фамилия которых сама по себе – бренд.

Однако при регистрации фамилии в качестве товарного знака может возникнуть препятствие в виде признания Роспатентом того, что у обозначения отсутствует различительная способность.

Напомним, что различительная способность обозначения отражает сущность товарного знака как средства индивидуализации, благодаря которой с помощью товарного знака потребители могут отличить продукцию одного производителя от товаров другого. Поэтому отсутствие различительной способности является самостоятельным и достаточным основанием для отказа обозначению в регистрации в качестве товарного знака.

Для того чтобы зарегистрировать фамилию как товарный знак, требуется соблюдение одного из следующих условий:

1. фамилия является малоизвестной, следовательно, воспринимается скорее как фантазийное обозначение, чем фамилия;
2. обозначение, очевидно, является фамилией, однако, ассоциируется не только с ней (у фамилии есть иные значения, знакомые потребителю);
3. обозначение воспринимается только как фамилия, однако, приобрело различительную способность в результате ее использования в отношении конкретных товаров / является фамилией известного лица и ассоциируется именно с ним (при условии регистрации обозначения именно известной личностью).

Разберем на примере из судебной практики (дело № СИП-510/2023).

Общество “Кондитерский дом “Куликовский” подало заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения “KULIKOV”, в том числе в отношении кондитерских изделий. Роспатент отказал в регистрации, так как заявленное обозначение не обладает различительной способностью, и указал следующее.

• Заявленное обозначение является транслитерацией распространенной фамилии «Куликов».
• Заявленное обозначение не имеет иного значения, раскрытого в словарях и иных источниках информации, кроме как фамилия.

Поэтому заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как оно не способно индивидуализировать товары и услуги только одного (единственного) лица среди многочисленных равноправных носителей этой фамилии и имени, в том числе также занимающихся предпринимательской деятельностью.

• Отсутствуют основания для вывода о приобретении заявленным обозначением различительной способности в отношении заявленных товаров и услуг ввиду отсутствия соответствующих доказательств.

Не согласившись с выводами экспертизы и Палаты по патентным спорам, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам, указав, что:

• отсутствует факт широкого распространения фамилии “Куликов” на дату подачи заявки;
• среди представителей фамилии “Куликов” нет знаменитых кондитеров или шоколатье, с которыми у потребителей могла бы возникнуть устойчивая ассоциативная связь;
• обозначение “KULIKOV” не ассоциируется у среднего потребителя с каким-либо кондитером, кондитерским производством или фабрикой, кроме “Кондитерского дома “Куликовский”, т.е. заявителем;
• помимо фабрики, “Кондитерский дом “Куликовский” имеет более 100 собственных фирменных магазинов в трех странах (Кыргызстан, Казахстан и Россия), а общее количество сотрудников составляет более 1500 человек.

Указанная информация, по мнению заявителя, подтверждает наличие у потребителей стойкой ассоциативной связи между обозначением и заявителем.

Изучив материалы дела, Суд по интеллектуальным правам поддержал выводы Роспатента и отказал заявителю в признании решения Роспатента недействительным.

Доводы Суда по интеллектуальным правам сводятся к следующему.

• Заявленному обозначению, воспроизводящему фамилию, может быть предоставлена правовая охрана в том случае, если она является не только именем собственным, но и имеет смысловое словарное значение. 

Например, может быть предоставлена правовая охрана фамилии “Муха”, заявленной в отношении товара “музыкальные инструменты”, фамилии “Перекати-поле”, заявленной в отношении услуг по организации путешествий, фамилии “Скрытный”, заявленной в отношении адвокатских услуг.

• Если из источников информации следует, что заявленное обозначение является только фамилией и не имеет иного значения, раскрытого в словарях, справочниках, энциклопедиях и т.д., экспертом может быть сделан вывод о том, что фамилия не обладает различительной способностью. Такой вывод следует признать тем более убедительным, чем более распространенной является заявленная на регистрацию фамилия. 

При этом вывод об отсутствии различительной способности не может зависеть от того, что фамилия указана во множественном числе, например “Петровы”, или в каком-либо падеже с предлогом, например “От Петрова”.

• Фамилии целесообразно предоставить правовую охрану, если представленные заявителем материалы подтверждают то, что заявленная фамилия воспринималась потребителем как обозначение товаров производителя, а не как фамилия, до даты подачи заявки. 

В качестве такого подтверждения могут быть приняты во внимание результаты опросов потребителей, письменные заявления специалистов, данные об объемах продаж, рекламе и т.п., которые демонстрируют то, что потребитель воспринимает заявленное обозначение как обозначение товаров производителя, а не как фамилию.

• Роспатент обоснованно исходил из того, что заявленное обозначение воспринимается потребителями только как фамилия “Куликов” и не имеет иного значения, раскрытого в словарях, справочниках, энциклопедиях и т.д. Данное обстоятельство в рассматриваемом случае само по себе может свидетельствовать о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью. 

• Не вызывает сомнения вывод Роспатента о том, что фамилия “Куликов” является распространенной, часто встречающейся. 

• Восприятие потребителями спорного обозначения исключительно в качестве фамилии вкупе с тем, что данная фамилия является распространенной, позволяет констатировать отсутствие у заявленного обозначения различительной способности, невозможность выступать в качестве средства индивидуализации товаров и услуг. Заявленное обозначение не способно индивидуализировать товары и услуги только одного из многочисленных носителей этой фамилии и имени, которые также могут производить однородные товары и оказывать однородные услуги.

• Заявителем были представлены документы о праве собственности на недвижимое имущество, расположенное в иностранном государстве – Киргизской Республике, а также сведения с сайта заявителя с указанием адресов 26 магазинов и 16 кофеен в городе Новосибирске. 

Между тем, как верно установил Роспатент, представленные материалы не содержат фактических сведений о длительности и интенсивности использования именно обозначения “Куликов” / “Kulikov”, в связи с чем они не доказывают приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате его длительного использования заявителем в своей коммерческой деятельности в качестве средства индивидуализации. 

Какие-либо социологические исследования, позволяющие оценить известность российскому потребителю спорного обозначения как средства индивидуализации товаров, заявитель также не представил.

На основании судебной практики мы предлагаем Вам чек-лист, как проверить, можно ли зарегистрировать фамилию в качестве товарного знака.

1. Необходимо оценить, является ли ваша фамилия известной и популярной.
2. Если ваша фамилия достаточно редкая и не ассоциируется однозначно с фамилией, то есть может вызывать в сознании потребителя иные образы (в том числе восприниматься как фантазийное слово или иметь иное словарное значение), то фамилия может быть зарегистрирована в качестве товарного знака.
3. Если фамилия известна, необходимо установить, есть ли у фамилии иное словарное значение. Если да, регистрация фамилии как товарного знака возможна.
4. Если фамилия воспринимается определенно только, как фамилия, то регистрация обозначения возможна в случае приобретения обозначением различительной способности.

Если у вас остались вопросы по регистрации товарного знака, обращайтесь к нам на консультацию.