Правообладателю принадлежит исключительное право использования своего товарного знака любым не противоречащим закону способом.
В том числе правообладатель вправе использовать свой товарный знак в доменном имени на сайте компании. И без разрешения никакое третье лицо не может использовать сходное обозначение в отношении однородных товаров, для которых этот товарный знак зарегистрирован. Поэтому, если кто-то использует доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком в отношении однородных товаров, это будет считаться нарушением.
Правообладатель, обнаруживший использование своего товарного знака в доменном имени чужой компании, вправе потребовать от нарушителя прекращения этого нарушения и выплаты ему денежной компенсации. Размер денежной компенсации может составлять от десяти тысяч до пяти миллионов рублей. Требование же о пресечении нарушения может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени. Например, правообладатель может потребовать удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на этот сайт.
Однако, следует отметить, что не всегда использование в доменном имени чужого товарного знака будет являться нарушением. Приведем пример из судебной практики, когда суд отказал во взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Апелляция с мнением суда первой инстанции согласилась как и кассационная инстанция.
Обстоятельства дела
Истец является правообладателем товарного знака «УРАЛРОЗА», зарегистрированного для услуг 35-го и 44-го классов МКТУ. Истцу стало известно о том, что с декабря 2019 года ответчиком – владельцем доменных имен уралроза.рф и uralrose.ru. незаконно используется его товарный знак, установлена переадресация на сайт ural-garden.ru.
При этом истец не давал ответчику разрешения на использование товарного знака. Истец направил в адрес ответчика досудебную претензию с требованием о прекращении нарушения исключительного права. После того как претензия была оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился в суд.
Требований к ответчику было несколько – запретить использование товарного знака и сходных с ним до степени смешения обозначений в доменных именах ответчика, взыскать компенсацию за нарушение исключительного права в размере 1 000 000 рублей и обязать ответчика разместить текст решения суда на своем сайте.
Суд первой инстанции отказал в иске. По мнению суда, истец не доказал, что его исключительное право на товарный знак нарушено, потому что ответчик не оказывал услуги однородные тем, для которых был зарегистрирован товарный знак. Также истец не доказал, что в действиях ответчика по приобретению права администрирования в доменных именах уралроза.рф и uralrose.ru имеются признаки злоупотребления правом и недобросовестности. В апелляции решение суда первой инстанции оставили без изменения.
Правообладатель обратился с кассационной жалобой в Суд по интеллектуальным правам. В кассации основания для отмены судебных актов не нашли.
Нарушение исключительного права на товарный знак – это фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении однородных товаров.
Действия администратора по приобретению права на доменное имя могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени, нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация. Если нарушением будет признано именно приобретение права на доменное имя, то суд может удовлетворить требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.
Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего в качестве доменного имени определенное обозначение, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) до момента приобретения прав на доменное имя законно использовали соответствующее обозначение в коммерческих целях. А также то, что такое обозначение приобрело широкую известность среди потребителей определенных товаров и услуг.
Вместе с тем доказательств наличия таких обстоятельств на момент приобретения ответчиком права администрирования спорных доменных имен истцом в материалы дела не представлено.
Обосновывая данный вывод, суды учли обстоятельства того, что в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства того, что регистрация доменных имен преследовала цель помешать деятельности истца, доменные имена uralrose.ru, уралроза.рф были зарегистрированы до даты приоритета товарного знака, ответчик на протяжении 13 лет производил оплату продления их регистрации, нес расходы на их содержание.
Из этого кейса следует важный вывод. Для того, чтобы использование чужого товарного знака было признано нарушением, истец должен доказать что использование осуществлялось ответчиком в отношении товаров или услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак истца. Действия администратора по приобретению права на доменное имя могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции, если будут доказаны признаки недобросовестной конкуренции.
Если ваше исключительное право на товарный знак нарушено, для защиты своей интеллектуальной собственности вы можете обратиться к нам. Наши специалисты имеют большой опыт работы в судебных делах о взыскании компенсации за нарушение.