Блог

В Гражданском кодексе РФ сказано, что в качестве товарного знака не может быть зарегистрировано:

1. Обозначение, включающее в себя элемент, который уже охраняется как товарный знак другого лица или сходен с ним до степени смешения. 
2. В отношении товаров, однородных тем, которые содержатся в перечне чужого товарного знака.

Таким образом, если толковать закон буквально, то получается, что нельзя зарегистрировать обозначение в отношении однородных товаров, если в него входит чужой товарный знак. 

Однако если бы практика следовала такому формальному подходу, то, по справедливому замечанию В.О. Калятина, получилась бы абсурдная ситуация, когда невозможно было бы зарегистрировать два товарных знака, содержащих одинаковый элемент (например, было бы нельзя зарегистрировать в отношении однородных товаров обозначения «день» и «ясно, как день», несмотря на то, что два обозначения несут абсолютно разный смысл).

Чтобы не допустить такую ситуацию, правоприменительная практика вводит еще один критерий:

3. Сходство элемента обозначения с чужим товарным знаком до степени смешения.

Это значит, что даже если ваше обозначение включает в себя чужой товарный знак и вы хотите получить правовую охрану в отношении однородных товаров, Роспатент может отказать в регистрации только в том случае, если какой-либо элемент вашего обозначения сходен с чужим товарным знаком до степени смешения, то есть если потребители подумают, что вы и правообладатель чужого товарного знака – одно лицо.

Чтобы этого избежать, ваше обозначение должно представлять собой единое целое, то есть не дробиться на отдельные элементы, которые могут быть чужими товарными знаками.

Покажем это на примерах из правоприменительной практики.

1. «Воздух»  vs. «Горный воздух» (дело № СИП-1046/2021)

По мнению Суда по интеллектуальным правам, несмотря на вхождение в оспариваемый товарный знак «Горный воздух» противопоставленного товарного знака «Воздух», сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения.

Это следует из того, что словесный элемент «Горный воздух» представляет собой грамматически и семантически связанную конструкцию – единое словосочетание, то есть согласуемые между собой слова. Это обстоятельство препятствует восприятию слов, входящих в состав обозначения «Горный воздух», как самостоятельных, независимых друг от друга элементов.

Другими словами, суд посчитал, что товарный знак «Горный воздух» не распадается на отдельные элементы «Горный» и «Воздух», а представляет собой единый элемент. В этой ситуации нельзя говорить о вхождении в обозначение «Горный воздух» товарного знака «Воздух», так как в этом обозначении отдельного элемента «воздух» просто нет. 

2. «Яндекс Афиша» vs. «Афиша» (дело № СИП-591/2020)

Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что слова, входящие в обозначение «Яндекс Афиша», не сохраняют самостоятельное значение, а воспринимаются потребителями как единое целое – сервис «Яндекса», который содержит информацию о каком-то мероприятии (спектакле, концерте, фильме, лекции).

Общество «Яндекс» активно и на протяжении длительного времени использует обозначение «Яндекс» для индивидуализации своих многочисленных сервисов. Название каждого из сервисов строится по одинаковому принципу: «Яндекс»+слово, обозначающее вид сервиса, к примеру: «Яндекс Почта» – сервис электронной почты, «Яндекс Погода» – сервис прогноза погоды.

То есть, композиционно словосочетание «Яндекс Афиша» создано путем уточнения слова «Яндекс» как экосистемы различных сервисов посредством указания на конкретные услуги.

Широкое использование сервисов «Яндекса» в значительной степени способствовало тому, чтобы обозначение «Яндекс Афиша» стало восприниматься потребителем как единое целое.

Таким образом, обозначение «Яндекс Афиша» состоит из одного словесного элемента, является единой семантической и лексической конструкцией. Соответственно, спорное обозначение не распадается на элементы, которые можно сравнивать с противопоставленным товарным знаком «Афиша».

Предлагаем вам чек-лист «Как избежать отказа в регистрации вашего обозначения, если он содержит чужой товарный знак»: 

1. Провести проверку вашего обозначения по зарегистрированным товарным знакам и заявкам на регистрацию.

Это нужно, чтобы выявить, есть ли зарегистрированные или поданные на регистрацию обозначения, которые входят в ваше обозначение и представляют риск для регистрации.

2. При выявлении товарного знака или обозначения по заявке, которое полностью входит в ваше обозначение, оценить, является ли ваше обозначение единым словосочетанием.

3. Если да – подавать обозначение на регистрацию, если нет – доработать обозначение таким образом, чтобы оно воспринималось как единое целое.

Если у вас возникли вопросы по эффективной регистрации товарного знака, обращайтесь к нам за консультацией. Мы будем рады вам помочь.