У предпринимателей возникает вопрос после подачи заявки на регистрацию товарного знака: “Могу ли я выдать лицензию на свой бренд до регистрации товарного знака?”
Можно ли заключить лицензионный договор в отношении обозначения, которое еще не зарегистрировано в качестве товарного знака (например, подана только заявка на товарный знак)?
До регистрации товарного знака у заявителя отсутствует исключительное право на товарный знак.
Тем самым на данном этапе заявитель еще не имеет права, которое он мог бы предоставить другому лицу по лицензионному договору.
Но препятствует ли данный факт заключению лицензионного договора?
В апреле 2019 года Верховный суд указал, что положения законодательства не исключают возможности заключения лицензионного договора, предусматривающего предоставления права использования на средства индивидуализации, в том числе на товарные знаки, которые будут созданы (возникнут) в будущем (п. 47 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.19 № 10).
Т.е. можно выдать лицензию в отношении обозначения, которое еще не зарегистрировано Роспатентом в качестве товарного знака.
Однако такой лицензионный договор изначально будет создавать лишь обязательства по предоставлению права.
Само же предоставление права произойдет, когда Роспатент зарегистрирует товарный знак и предоставление права по лицензионному договору.
Можно сразу заключить лицензионный договор о предоставлении права использования на товарный знак после подачи заявки на товарный знак. К нам обращаются клиенты, которые хотят масштабировать свой бизнес с помощью партнеров, предоставив права на бренд, который еще не зарегистрирован в качестве товарного знака. Напомним, что срок регистрации товарного знака – примерно 6-8 месяцев, а то и больше. Заключение лицензионного договора в отношении незарегистрированного товарного знака поможет зафиксировать договоренности по развитию бизнеса, не дожидаясь регистрации товарного знака в Роспатенте.Таким образом, можно не заключать предварительный лицензионный договор, а сразу заключить лицензионный договор.
Наши услуги
Регистрация товарного знака
Проверка заявляемого обозначения на тождество и сходство, составление подробного заключения о тождестве или сходстве товарного знака, регистрация товарного знака (торговой марки).
Узнать подробнее
Разрешение споров
Комплексная защита интеллектуальной собственности, взыскание компенсации за нарушения, представительство в Суде и в Палате по патентным спорам, а также в антимонопольных органах по вопросам недобросовестной конкуренции, а также медиация.
Узнать подробнее
Международная охрана
Международная регистрация товарного знака по Мадридскому соглашению, международное патентование, а также подача патентной заявки по процедуре PCT и составление предварительной заявки (provisional application) на изобретение в США.
Узнать подробнее
Патентование
Проведение патентных поисков на новизну и на чистоту технического решения, в том числе, по ГОСТу, а также составление и подача заявки на выдачу патента на полезную модель, изобретение, промышленный образец.
Узнать подробнее
Разработка договоров
Выстраивание схемы использования интеллектуальной собственности, составление договоров об отчуждении прав, лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии (франшиза), авторских договоров, договоров заказа или подряда, договоров на НИОКР.
Узнать подробнее
Оценка интеллектуальной собственности
Оценка товарного знака, оценка патента, Оценка роялти, расчет размера компенсации за неправомерное использование товарного знака, патента, оценка программы для ЭВМ
Узнать подробнееПредыдущая статья