Блог

Отсутствие разрешения правообладателя = запрет на использование товарного знака

Законодательством установлено правило: нельзя использовать в отношении однородных товаров обозначение, сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, если правообладатель не дал на это своего разрешения.

При этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) правообладателя. Что же считать разрешением? 

Как правило, разрешение правообладателя приобретает форму лицензионного договора или использования обозначения под контролем правообладателя.

Что значит использовать товарный знак?

Законодательством предусмотрен открытый перечень способов использования, к которым относится размещение товарного знака в частности:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети “Интернет”, в том числе в доменном имени.

Таким образом, использованием товарного знака считается его использование при введении товара в гражданский оборот – если цель ввести маркированный товарным знаком товар в оборот отсутствует, то товарный знак не может считаться использованным.

Так, не является использованием товарного знака его упоминание в информационных целях. Например, сообщение о том, что в конкретном магазине продаются товары определенного бренда не будет нарушать исключительное право на такой товарный знак.

Является ли приобретение контрафактного товара использованием товарного знака?

Как было отмечено выше, при установлении факта использования товарного знака важно определиться, вводится ли товар, маркированный данным обозначением, в оборот или нет. 

В некоторых случаях важно также намерение ввести товар в оборот в будущем (при хранении и перевозке товара).

В отношении приобретения товара такое намерение (цель) значения не имеет – само по себе приобретение контрафактного товара (независимо от цели приобретения) не является нарушением исключительного права на товарный знак.

Пример из судебной практики (дело № А58-4515/2022)

В рамках другого дела предприниматель-1 узнал, что предприниматель-2 приобрел контрафактный товар с незаконно нанесенным на него товарным знаком “Фрутовит”, который принадлежит предпринимателю-1. В связи с этим предприниматель-1 обратился в суд к предпринимателю-2 с требованиями о запрете использования товарного знака и взыскании компенсации в двукратном размере стоимости товара.

Суд первой инстанции требования истца удовлетворил, основываясь на фактах принадлежности истцу исключительного права на товарный знак и его нарушения ответчиком.

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции, в удовлетворении требований истца отказал, так как истец не представил какие-либо доказательства, подтверждающие факт использования ответчиком обозначения “Фрутовит”, в частности, при производстве товара, предложении товара к продаже, продаже товаров и др.

Истец не согласился с позицией апелляционной инстанции и обратился в Суд по интеллектуальным правам. Однако суд кассационной инстанции оставил кассационную жалобу без удовлетворения, согласившись с доводами апелляции и указав следующее.

1. Бремя доказывания введения ответчиком контрафактного товара в оборот лежит на истце. Однако истец не представил доказательств совершения ответчиком действий по введению товара в гражданский оборот.
2. Такие действия, как приобретение товара, в котором выражен товарный знак, независимо от цели приобретения, а равно хранение или перевозка такого товара без цели введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не нарушают исключительное право правообладателя (п. 156 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10).
3. С учетом данных разъяснений довод истца о приобретении ответчиком контрафактных товаров, положенный истцом в обоснование исковых требований, не имеет правового значения, так как приобретение товаров с незаконно размещенным на них товарным знаком само по себе не образует состава гражданского правонарушения.

Таким образом, само по себе приобретение контрафактного товара, независимо от цели приобретения, не является нарушением исключительного права на товарный знак, так как никак не связано с введением товара в оборот приобретателем. Однако необходимо иметь в виду, что последующая реализация товара, то есть его введение в гражданский оборот, образует состав правонарушения.

Если у вас остались вопросы по использованию товарного знака, а также как избежать нарушения исключительного права на товарный знак, обращайтесь к нам за консультацией. Мы всегда рады помочь.